关于第26251333号“SANYEALUBE”商标无效宣告请求裁定书

关于第26251333号“SANYEALUBE”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2022]第0000074250号

申请人：三一重工股份有限公司
　　委托代理人：北京品源知识产权代理有限公司
　　被申请人：东莞市山一润滑油有限公司
　　
　　申请人于2021年05月07日对第26251333号“SANYEALUBE”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：争议商标与申请人及其关联公司在先注册的第3344003号“SANY”商标、第10279858号“iSANY”商标、第3343988号“三一”商标（以下称引证商标一至三）等系列商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人的第1550867号“SANY”商标、第1550869号“三一”商标（以下称引证商标四、五）构成驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿和抄袭，易造成公众的混淆和误认，淡化申请人驰名商标的显著性。争议商标侵犯了申请人的在先域名权。争议商标的注册具有不正当性，易使相关公众对商品的来源产生混淆，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的市场秩序，误导消费者并将产生不良的社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条三款、第三十条、第三十二条、第三十三条、第四十四条第一款规定，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（光盘）：
　　1、申请人企业介绍资料；
　　2、申请人旗下商标获得驰名商标保护的记录；
　　3、经公证的获荣誉证据；
　　4、国内外领导人到访申请人企业的资料；
　　5、申请人产品图片、网络查询资料；
　　6、企业年报（含审计报告）；
　　7、申请人举办和参加展览会、交流会、品牌节资料；
　　8、广告合同；
　　9、期刊杂志的宣传资料、媒体报道资料；
　　10、网络搜索“三一”、“SANY”的资料；
　　11、申请人参加公益的资料、社会责任报告；
　　12、申请人及其关联公司商标注册资料；
　　13、申请人维权资料；
　　14、申请人关联公司简介；
　　15、申请人在电能、石油开发、润滑油领域的媒体报道资料；
　　16、商标局打击恶意注册的文件；
　　17、申请人与三一集团有限公司关联关系证明；
　　18、被申请人商标注册资料其他相关证据。
　　我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年9月5日提出注册申请，2018年9月28日予以核准注册，核定使用在第04类“工业用油脂；传动带用润滑油；润滑油；润滑剂；固态气体（燃料）；矿物燃料；传动带用蜡；蜡烛；除尘制剂；核聚变产生的能源”商品上。
　　2、引证商标一至三的所有人为三一集团有限公司，引证商标四、五的所有人为申请人。各引证商标的注册时间均早于争议商标申请日，引证商标一至三核定使用在第4类“润滑油；引火剂；汽油；焦碳；蜡(原料)；工业用蜡；除尘制剂；吸尘合成制剂；蜡烛”等商品上，引证商标四、五核定使用在第7类“挖掘机”等商品上，截至本案审理时均为在先有效注册商标。
　　3、申请人提交的证据17显示，三一集团有限公司授权申请人对其名下所有商标进行维权，故我局对申请人引用引证商标一至三对本案争议商标提出无效宣告请求的主体资格予以认可。
　　5、引证商标五于2005年在商标管理案件中，在第7类“挖掘机、液压泵”商品上适用《商标法》第十三条保护。2017年7月27日，引证商标六“三一”在北京知识产权法院作出的(2015)京知民初字第1670号民事判决中适用《商标法》第十三条保护。
　　以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
　　我局认为，本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的2013年《商标法》第七条为原则性规定，其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中，我局将依据当事人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理，对上述原则性规定不单独评述。根据当事人提出的事实和理由，本案审理如下：
　　一、由申请人提交的宣传报道等证据及我局查明事实可知，在争议商标申请日前，“三一”商标已具有较高知名度，并且申请人及其关联公司的“SANY”商标与“三一”商标经过长期宣传使用和媒体报道，已经形成稳定的对应关系，该对应关系为相关公众所熟悉。争议商标“SANYEALUBE”与引证商标一、二、三在整体标识构成、呼叫等方面近似，已构成近似商标。争议商标指定使用的“工业用油脂；传动带用润滑油；润滑油；润滑剂；固态气体（燃料）；矿物燃料；传动带用蜡；蜡烛；除尘制剂”商品与引证商标一至三商品属于同一种或类似商品。争议商标指定使用的核聚变产生的能源商品与引证商标一至三核定的焦炭等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面相近或具有极为密切的关联。争议商标与引证商标一、二、三共同使用在同一种或类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
　　二、鉴于我局依据2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先注册商标已予以保护，故本案无需适用2013年《商标法》第十三条第三款、第四十四条第一款的规定再行审理，我局对于申请人有关理由不再予以评述。
　　三、本案中申请人主张的在先权利为在先域名权。申请人提交的在案证据不能证明申请人在争议商标注册申请日之前将与争议商标相同或近似的标识作为域名，使用在与争议商标指定使用的商品或类似商品上，在中国相关公众中具有一定的知名度，争议商标未侵犯申请人的在先域名权。综上，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
　　四、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“带有欺骗性”是指商标对其指定使用商品或者服务的质量等特点作了超过固有程度的表示，容易使公众对商品或者服务的质量等特点产生错误的认识。该款第（八）项所指的“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。鉴于并无证据表明争议商标的申请注册存在上述两项所规定的情形，故争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。
　　申请人援引的2013年《商标法》第三十三条是有关异议的程序性条款，不适用于无效宣告程序。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局

合议组成员:卢榆
陈辉
李艳燕

2022年03月02日