巨人投资无效宣告“巨人学校”商标失败，不服应诉一审失败、二审改判获胜获，予以部分无效

北京市高级人民法院

(2020)京行终5327号

当事人：

上诉人(原审原告):巨人投资有限公司。

法定代表人：史玉柱，执行董事。

被上诉人(原审被告):国家知识产权局

法定代表人：申长雨，局长。

委托诉讼代理人：崔天恩，国家知识产权局审查员。

原审第三人：北京阳光巨人教育科技有限公司。

法定代表人：王立，总经理。

审理经过：

上诉人巨人投资有限公司(简称巨人投资公司)因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院(2019)京73行初10522号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月16日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2020年11月24日，上诉人巨人投资公司的委托诉讼代理人李伟、李潇，原审第三人北京阳光巨人教育科技有限公司(简称阳光公司)的委托诉讼代理人陶建武在线接受了本院询问。本案现已审理终结。

一审北院查明：

北京知识产权法院审理查明：

诉争商标系第9417372号“巨人学校JUREN”商标，于2011年5月4日向原国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请，核定使用在第41类的“教育；组织文化或教育展览；流动图书馆；图书出版；录像带发行；录像带制作；俱乐部服务(娱乐或教育)；体操训练；动物园；为艺术家提供模特”服务上，专用期限至2024年8月13日，现商标权人为阳光公司。

引证商标一系第5431856号“巨人”商标，于2006年6月21日向商标局提出注册申请，核定使用在第41类的“组织表演(演出)；组织竞赛(教育或娱乐)；书籍出版”等服务上，专用期限至2029年9月13日，现商标权人为巨人投资公司。

引证商标二系第6449636号“巨人网络”商标，于2007年12月21日向商标局提出注册申请，核定使用在第41类的“教育；安排和组织会议；组织表演(演出)；组织竞赛(教育或娱乐)”等服务上，专用期限至2021年5月27日，现商标权人为巨人投资公司。

引证商标三系第6449639号“巨入”商标，于2007年12月21日向商标局提出注册申请，核定使用在第41类的“教育；安排和组织会议；组织表演(演出)；组织竞赛(教育或娱乐)”等服务上，目前有效，现商标权人为巨人投资公司。

2018年7月20日，巨人投资公司向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)提出商标无效宣告申请。巨人投资公司向商标评审委员会提交了以下证据(均为光盘形式)：
1．巨人投资公司及其关联企业所获的部分荣誉证书；
2．“巨人”商标平面媒体广告宣传；
3．巨人投资公司关联企业与各网站签订的广告宣传合同及发票；
4．“巨人”商标现场推广宣传活动照片；
5．“巨人教育”招商手册、信封信纸、门派工牌、职业装以及商务车等宣传材料和企业识别系统。
6．各大媒体对“巨人教育”旗下课程报道以及各网页对“巨人教育”等关键词的搜索结果；
7．部分“巨人教育”的授权牌回执照片；
8．部分“巨人教育”的宣传服务发票；
9．媒体对“巨人”品牌的报道宣传；
10．巨人投资公司持有的“巨人”商标所获得的部分荣誉证书；
11．巨人投资公司“巨人”系列商标注册清单。

阳光公司为维持诉争商标继续有效，进行了答辩，并提交了下列证据(复印件形式)：
1．阳光巨人教育集团公司及领导人物所获得荣誉证书；
2．各小区门头及其宣传材料、报纸新闻报道；
3．诉争商标网络搜索、相关关键词搜索；
4．巨人投资公司恶意申请“巨人教育”无效宣告裁定等。

一审北院判决：

2019年7月21日，国家知识产权局作出商评字［2019］第159590号《关于第9417372号“巨人学校JUREN”商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定)，认定：一、诉争商标与引证商标一至三在文字构成、整体外观上存在一定差异，整体尚可区分，分别未构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》(简称2014年商标法)第三十条规定的使用在同一种或类似服务上的近似商标。二、在认定诉争商标是否侵犯他人在先商号权益时，通常要求诉争商标与他人在先商号相同或基本相同，诉争商标与巨人投资公司商号文字构成存在一定差异，故诉争商标的注册未侵犯巨人投资公司的在先商号权益。三、诉争商标不属于2014年商标法第十条第一款第八项所指情形。巨人投资公司其他主张不予支持。依照2014年商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定：诉争商标予以维持注册。

在原审诉讼阶段，阳光公司提交了以下证据(均为复印件)：
1．阳光公司名称变更通知及阳光巨人教育集团各公司企业信用公示报告；
2．商标注册证书及阳光公司所获部分荣誉；
3．广告发布及制作安装合同；
4．加盟学校内部环境照片；
5．阳光公司活动、出版图书清单和加盟手册等照片。

二审高院查明：

在原审庭审过程中，巨人投资公司明确认可本案的争议焦点是诉争商标是否构成2014年商标法第三十条、第三十二条之规定。

根据在案证据，阳光公司于2011年5月4日在教育、图书出版等服务上申请注册并使用“巨人学校JUREN”商标，巨人投资公司于2006年6月21日在(在计算机网上)提供在线游戏、教育等服务上申请注册“巨人”商标，但使用在计算机网络开发、网络游戏等服务上，于2015年后将“巨人”商标使用在教育等服务上。

原审法院另查，本院于2019年12月30日作出的(2019)京行终9778号行政判决书认定：巨人投资公司的第18910971号“巨人教育”商标与阳光公司的第9417374号“巨人教育JUREN”商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标……巨人投资公司提交的证据不足以证明其基础商标“巨人”经使用具有较高知名度。

根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

北京知识产权法院认为，诉争商标与引证商标一至三在整体外观、文字呼叫上存在一定差别，结合在案证据中诉争商标与引证商标一至三的使用证据，尤其是在考虑到上述证据中诉争商标与引证商标一至三开始使用的时间及使用数量，可以认定二者使用在“教育、图书出版”等服务上，相关公众对服务来源不会产生混淆、误认，诉争商标与引证商标一至三分别不构成近似商标。根据巨人投资公司提交的荣誉证书、广告合作合同和报纸宣传报道等证据显示，在诉争商标申请日前巨人投资公司主要围绕计算机网络开发、网络游戏等服务进行经营，与诉争商标核定使用的教育、图书出版服务有一定的区别，在案证据不足以证明巨人投资公司在诉争商标申请日前在核定使用的服务上已经为相关公众所知晓而有一定影响，且诉争商标与巨人投资公司企业商号并不完全相同，故诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十二条的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回巨人投资公司的诉讼请求。

巨人投资公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定，其主要上诉理由为：一、诉争商标与引证商标一至三分别构成使用在同一种或者类似服务上的近似商标，违反了2014年商标法第三十条的规定；二、诉争商标系对巨人投资公司在先企业商号的恶意摹仿，容易误导公众，损害巨人投资公司的合法权益，诉争商标的注册违反了2014年商标法第三十二条的规定。三、阳光公司在诉争商标核准注册之前对“巨人学校”商标的使用属于商标侵权行为，不具有合法性。

国家知识产权局、阳光公司均服从原审判决。

经审理查明：原审判决查明事实属实，且有诉争商标和各引证商标档案、各方当事人提交的证据、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。

另查，诉争商标由北京巨人环球教育科技有限公司于2011年5月4日提出申请注册，经过驳回复审行政决定予以初步审定，并于2014年3月28日经核准转让予北京尹雄教育科技有限公司。在法定异议期内，巨人投资公司对该商标提出异议，商标局决定：诉争商标在“教育；组织文化或教育展览；图书出版；录像带制作；俱乐部服务(娱乐或教育)”服务上不予注册，在其余指定服务上准予注册。北京尹雄教育科技有限公司不服，提起不予注册复审，商标评审委员会认为，诉争商标在上述不予注册的服务上未违反2014年商标法第三十条、第三十二条等规定，于2018年5月15日决定：诉争商标予以核准注册。2018年7月20日诉争商标转让予北京启迪巨人教育科技有限公司，2019年6月13日,该公司名称变更为阳光公司。

再查，各引证商标核定使用的服务不包括《类似商品和服务区分表》中的4103、4106、4107类似群服务。诉争商标核定使用的“流动图书馆、动物园、为艺术家提供模特”三项服务属于上述类似群。

根据在案证据，在教育培训服务上，自然人尹雄自1994年起开始使用“巨人教育”“巨人学校”商标，并设立北京巨人文化发展有限公司艺术培训学校(已注销)、北京巨人文化发展有限公司、北京尹雄教育科技有限公司及其作为股东的北京巨人环球教育科技有限公司等，根据国家知识产权局商标档案，北京巨人文化发展有限公司艺术培训学校、北京巨人文化发展有限公司在教育培训等服务上分别于2004年6月、11月曾申请过第4103012号、4339376“巨人学校”等商标，但基于各种原因，目前处于失效状态。2015年，北京尹雄教育科技有限公司与阳光公司合作，共同经营“巨人学校”“巨人教育”品牌。

在二审诉讼程序中，巨人投资公司提交了商标注册证、商标审查流程、不予注册决定书以及河南省高级人民法院(2020)豫知民终263号民事判决书等，用以证明其上诉主张。经查，上述民事判决书认定，“巨人投资公司在相同或类似服务上申请注册并使用与第9417374号“巨人教育JUREN”商标在文字构成、呼叫相近的商标，容易造成混淆”。经核实，该判决认定的申请注册并使用的商标系指巨人投资公司的第18910971号“巨人教育”商标，该商标已被宣告无效。

上述事实，有当事人提交的证据材料在案佐证。

二审高院认为：

2014年商标法第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对服务来源产生误认或者认为其来源之间有特定的联系。如果相关商标的共存是特殊条件下形成，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用形式、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注重已经客观形成的市场格局，不宜简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序,实现经营者之间的包容性发展。

本案中,诉争商标由中文“巨人学校”及拼音“JUREN”组成，其中中文及拼音部分经过艺术化处理。引证商标一由中文“巨人”构成；引证商标二由中文“巨人网络”构成；引证商标三由中文“巨入”构成。由于“学校”一词使用在诉争商标核定服务上显著性较弱或者不具有显著性，因此，虽然诉争商标在字形、整体结构上与各引证商标存有一定差异，但从标志本身判断，其在构成要素、呼叫及含义识别上与各引证商标仍构成近似标志，至于是否构成商标法意义上的混淆，则需要综合判断。

诉争商标核定使用在“流动图书馆、动物园、为艺术家提供模特”三项服务上，由于该服务与各引证商标核定使用的服务不属于类似服务，且巨人投资公司、阳光公司均未提交在上述服务上的相关使用证据，依据现有审查标准，诉争商标在上述三项服务上与各引证商标未构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。

根据查明的事实，首先，阳光公司的合作经营者北京尹雄教育科技有限公司以及自然人尹雄自1994年起即开始在教育培训上使用“巨人教育”“巨人学校”商标，该时间远早于各引证商标申请日，自然人尹雄所在的公司曾在各引证商标申请日前亦申请过“巨人学校”商标等。在经营品牌传承上，阳光公司使用诉争商标经营的教育培训服务沿袭了“巨人教育”“巨人学校”较早建立的市场声誉，经营规模及市场发展等与之前经营主体并未发生割裂，现已形成稳定的市场秩序和相关消费群体。巨人投资公司主张阳光公司在诉争商标核准注册之前对“巨人学校”商标的使用属于商标侵权行为依据不足，本院不予支持。

其次，阳光公司在其经营活动中，将“巨人学校JUREN”标志与特定经营项目连用，字体、字形使用较为规范，不具有仿冒各引证商标，造成消费者混淆、误认的主观故意。相比而言，巨人投资公司在教育培训服务上使用各引证商标较晚，且使用范围较为有限，其之后又申请注册并使用“巨人教育”商标，进一步拉近经营者商业标志之间的界线，被法院认定构成侵权。

最后，商标注册使用旨在发挥商业标志的来源识别作用，以禁止不正当模仿和维护公平竞争为立足点，既要保护商业标志所承载的商誉，又要防止相关公众受到误导。从在案证据看，本案双方商标使用市场已有各自侧重，考虑商标的现有使用状况、使用形式、相关公众的认知状态，二者并未构成混淆性近似。从稳定市场秩序以及确保不发生重大利益失衡角度，诉争商标在“教育”服务上维持有效，可以实现企业之间的包容性发展。

因此，诉争商标在“教育、流动图书馆、动物园、为艺术家提供模特”服务上的注册未违反2014年商标法第三十条的规定。诉争商标在除上述服务以外其余核定服务上的注册属于2014年商标法第三十条规定的使用在同一种或类似服务上的近似商标。原审判决和被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。

2014年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

本案中，根据巨人投资公司提交的荣誉证书、广告合作合同和报纸宣传报道等证据，仅证明在诉争商标申请日前该公司商号主要围绕计算机网络开发、网络游戏等服务进行了经营，与诉争商标核定使用的教育、流动图书馆等服务区别较大，且在案证据不足以证明巨人投资公司的商号在诉争商标核定的服务或者类似服务上经使用具有一定知名度，进而受到损害。故诉争商标的注册未违反2014年商标法第三十二条的规定。原审判决和被诉裁定对此认定结论正确。巨人投资公司的相关上诉理由依据不足，本院不予支持。

二审高院判决：

综上所述，原审判决及被诉裁定部分事实认定不清，相关法律适用有误，依法予以撤销。巨人投资公司的上诉理由部分成立，且足以支持其上诉请求，对其请求应予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：

一、撤销北京知识产权法院(2019)京73行初10522号行政判决；
二、撤销国家知识产权局作出的商评字［2019］第159590号《关于第9417372号“巨人学校JUREN”商标无效宣告请求裁定书》；
三、国家知识产权局针对第9417372号“巨人学校JUREN”商标重新作出无效宣告请求裁定。