关于第28790447号“上品寒士”商标无效宣告请求裁定书

关于第28790447号“上品寒士”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2022]第0000071591号

申请人：上海玄霆娱乐信息科技有限公司
　　委托代理人：上海威名知识产权代理有限公司
　　被申请人：金色世纪文化传媒无锡有限公司
　　
　　申请人于2021年04月30日对第28790447号“上品寒士”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、申请人与《上品寒士》作者签订作品授权协议，申请人作为该小说作品的在先权利人，负责对小说作品的推广、开发、维权等工作，形成了极高的知名度。通过申请人的开发，《上品寒士》已形成了商品化权益。争议商标的注册侵犯了《上品寒士》小说作品在先形成的商品化权益及申请人对《上品寒士》享有的在先著作权。二、申请人与被申请人于2015年签订《上品寒士》等作品的著作权授权协议，存在合同、业务往来关系，属于特定关系人，被申请人申请商标之前已知晓《上品寒士》为申请人旗下作品名称，具有抢注的恶意。三、被申请人名下大批量抢注申请人知名小说作品名称及人物角色名称，如玄界之门、主宰之王、我是妖怪、凡人仙界篇、王启年等。同时，被申请人经营范围包含“知识产权服务”。因此，争议商标的注册违反《商标法》第四条、第七条、第十五条、第十九条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，请求对争议商标予以宣告无效。
　　申请人提交了以下主要证据（复印件及光盘）：
　　1、阅文集团介绍、《上品寒士》作品授权协议；
　　2、作者贼道三痴介绍及读者评价；
　　3、《上品寒士》书籍介绍、点击量及所获荣誉；
　　4、《上品寒士》有声读物改编协议、《上品寒士》在喜马拉雅、懒人听书、酷听网有声读物平台上的播放量；
　　5、《上品寒士》真人影视改编协议、起点中文网介绍；
　　6、《上品寒士》话题及报道、百度《上品寒士》查询结果；
　　7、《上品寒士》文学作品发表日期、申请人与被申请人签订的《著作权授权协议》、《著作权授权协议之补充协议》；
　　8、被申请人名下商标列表、工商登记信息及介绍；
　　9、玄界之门、主宰之王、我是妖怪、凡人仙界篇、王启年、十夜谈、紫川外传、天竺热风录、她和她的猫等介绍；
　　10、其他商标行政裁定、判决文书。
　　被申请人在我局规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1、争议商标由被申请人于2018年1月19日申请注册，2018年12月28日获准注册，核定使用在第42类计算机编程等服务上。
　　2、申请人提交的证据8及我局经查询被申请人工商信息均显示，被申请人的经营范围于2019年进行变更，变更后的经营范围包含“知识产权服务”。
　　以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
　　我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条系总则性规定，第七条关于诚实信用原则精神已体现在包括2013年《商标法》第三十二条等具体条款之中，对上述条款我局不再单独予以评述。对本案审理如下：
　　第一，申请人提交的证据7仅可以证明在争议商标申请日前，申请人将文学作品《上品寒士》的著作权授予被申请人，允许被申请人将授权作品改编为电影、电视剧、网络电影、网络电视剧、动画电影、动画电视剧、动画网络剧与漫画作品。申请人未提交证据证明其在与争议商标指定使用的计算机编程等服务为相同或类似服务上已在先使用“上品寒士”商标，故申请人关于争议商标的申请注册违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定缺乏相应事实依据，我局不予支持。
　　第二，知名作品名称如需获得在先权益的保护，应具有较高知名度。其知名度应系通过大量劳动与资本的投入而累积形成，并承载着较大的商业价值和经济利益，在该种情形下他人将其作为商标使用，确属不正当借用作品知名度进而违反了诚实信用原则，故知名作品名称可以作为合法权益予以保护。本案中，申请人虽称争议商标的注册损害其作品名称形成的商品化权益，但部分证据显示时间在争议商标申请日后，不足以证明在争议商标申请日之前，《上品寒士》作品名称经申请人宣传使用已获得较高知名度，故本案中前述关于商品化权益的主张缺乏充分事实依据，我局不予支持。
　　另，作品名称本身并不能独立表达作品的思想和情感，不具备法律意义上作品的要素。且本案争议商标文字为普通字体表现形式，非特殊的书写形式，亦不属于《著作权法》所指的美术作品或书法作品。
　　综上，争议商标未构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人商品化权益及在先著作权之情形。
　　第三，申请人主张争议商标的注册违反2013年《商标法》第十九条第四款的规定。本案中，根据查明事实可知，虽然被申请人在争议商标申请注册之时其经营范围不包含与“知识产权服务”相关的项目，但在争议商标获准注册之后，被申请人通过变更登记，在其经营范围中增加了“知识产权服务”项目，故被申请人属于2013年《商标法》第十九条规定所指的“商标代理机构”。争议商标指定使用在第28类商品上，并非商标代理机构所代理服务的内容。虽然本案被申请人系经过变更经营范围后新增了“知识产权服务”项目，但2013年《商标法》第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范，其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标，如若对前述情形不予限制，则该条款将失去规制作用，因为一旦需要申请商标注册，商标代理机构都可以通过变更企业经营范围的方式注册非代理服务商标，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标的行为。基于以上因素考虑，我局认为，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十九条第四款的规定。
　　另外，对于2013年《商标法》第四十四条第一款之规定，鉴于我局已通过2013年《商标法》其他条款予以保护的情况下，不再适用该条款。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第十九条第四款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李濛萌
韩秀花
盛丽君

2022年03月07日