关于第18542104号“金典西蒙 J.D.XIMENG”商标无效宣告请求裁定书

关于第18542104号“金典西蒙 J.D.XIMENG”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2022]第0000073902号

申请人：西蒙电气（中国）有限公司
　　委托代理人：北京品源知识产权代理有限公司
　　被申请人：韩志根
　　委托代理人：浙江中佳知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2021年06月03日对第18542104号“金典西蒙 J.D.XIMENG”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与在先注册的第1626199号“西蒙”商标、第7882230号“西蒙博雅”商标、第5049910号“西蒙奇通”商标、国际注册第973048号“simon”商标、国际注册第983326号“simon lighting”商标（以下称引证商标一至五）构成相同或类似商品上的近似商标。二、被申请人多次摹仿、复制在先知名品牌或商标，扰乱了商标注册的正常管理秩序，有损公平竞争的市场环境。三、被申请人不具有正当的商标使用目的，其缺乏需要取得商标专用权的“目的条件”。四、争议商标损害了申请人的在先商号权。五、被申请人具有主观恶意，违反了诚实信用原则。六、争议商标具有欺骗性，其注册和使用会引起社会公众的混淆误认，并造成不良影响。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据（以光盘形式提交）：1、母公司商标维权授权公证书及商标许可备案通知书；2、申请人企业发展历程；3、“西蒙”、“SIMON”品牌产品认证及荣誉材料；4、“西蒙”、“SIMON”品牌产品实物图及宣传册；5、“西蒙”、“SIMON”品牌产品部分销售材料；6、申请人年度审计报告；7、申请人授权门店清单及门店实景图；8、引证商标宣传情况材料及广告费支出详情；9、参展记录；10、媒体对“西蒙”、“SIMON”品牌的报道；11、申请人参加活动记录；12、“西蒙”、“SIMON”商标受保护记录材料；13、申请人与引证商标三注册人的关联证明等。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标由被申请人所独创，具有较强的显著性。二、争议商标与引证商标一、二、三、四、五未构成类似商品上的近似商标。三、申请人的无效宣告申请行为具有明显恶意，其在部分商品上的意义主张已被依法驳回。综上，请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：1、被申请人经营厂房、车辆等实景照片；2、被申请人企业产生、销售的部分产品实物照片；3、争议商标异议决定书。
　　申请人质证的主要意见：申请人坚持其无效宣告请求及理由，且认为争议商标原注册人名下商标申请数量巨大，已超出其正常经营的范畴，且存在大量囤积、售卖商标的行为，故争议商标系以其他不正当授权取得注册，并无实际使用目的，被申请人及原注册人的行为扰乱了商标注册的正常管理秩序。综上，请求对争议商标予以无效宣告。
　　经审理查明：1、争议商标由上海戈慕贸易有限公司（以下称原注册人）于2015年12月8日提出注册申请，我局经异议程序不予核准其在“灯”商品上的注册，准予在其余商品上的注册。该商标于2018年5月28日取得注册公告，核定使用在第11类燃气炉、冰柜、排气风扇等商品上。该商标于2018年12月27日转让至被申请人所有。
　　2、引证商标一、二、三、四、五的申请时间、注册时间、领土延伸至中国的时间均早于争议商标申请日，分别核定使用在第11类灯、电灯、烹调器具、冷藏设备等商品上。截至本案审理时，引证商标一、二为申请人名下的有效注册商标，引证商标三为西蒙电子商务（中国）有限公司名下的有效注册商标，引证商标四、五为SIMON,S.A.名下的有效注册商标。
　　3、根据申请人提交的证据1显示，引证商标四、五的注册人授权申请人使用其“SIMON”系列商标，且授权申请人对侵犯“SIMON”商标权的他方或侵权相关人提起异议争议、法律诉讼等。根据申请人提交的证据13显示，申请人及引证商标三注册人均为西蒙控股有限公司独资子公司。
　　4、我局在第32525628号“嵩田西蒙SONGTIANXIMENG”商标、第27775383号“西蒙欧顿XIMENGOUDUN”商标（第11类）等无效宣告案件中已认定申请人“simon”、“西蒙”商标形成了一定的对应关系，具有一定知名度，相关无效宣告裁定先均已生效。
　　5、截至本案审理之时，被申请人名下有七件商标，除三件“金典西蒙 J.D.XIMENG”商标外，还申请注册了“Oplaijc”、“智邦好太太”、“欧壹普 OU YI PU”、“名品九牧”商标，其中三件商标已被我局驳回。
　　6、截至本案审理之时，争议商标原注册人名下有四百余件商标，我局已在第32035923号“欧尼朗 OUNILANG”商标、第32027837号“麦乐美”商标等无效宣告案件中认定争议商标原注册人的商标注册行为违反了《商标法》第四十四条第一款规定，相关无效宣告裁定先均已生效。
　　以上事实有商标档案、申请人提交的证据及我局查明的事实予以佐证。
　　我局认为，本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条属于总则性规定，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。我局将根据申请人的具体评审理由、在案证据等情况适用相应的实体条款予以审理。
　　一、由我局查明的事实2及根据2019年《商标法》第四十五条第一款的规定，我局对申请人依据2013年《商标法》第三十条引证引证商标三、四、五对本案争议商标提出无效宣告请求的主体资格予以确认。
　　争议商标核定使用的全部商品与引证商标一核定使用照明器等商品不属于同一种或类似商品，两商标未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　申请人提交的证据可以证明其“simon”、“西蒙”商标经实际使用形成了一定的对应关系，并具有一定知名度。争议商标主要认读的汉字组合部分“金典西蒙”与引证商标二“西蒙博雅”，引证商标三“西蒙奇通”及引证商标四及引证商标五主要认读的字母部分“simon”对应的中文商标“西蒙”在文字构成、呼叫等方面相近，故争议商标与引证商标二至五均已构成近似标识。争议商标核定使用的“燃气炉、冰柜、排气风扇、电加热装置、水管龙头、饮水机、便携式取暖器”商品与上述引证商标核定使用的“水龙头、消毒设备、烹调器具”等商品属于同一种或类似商品；争议商标核定使用的“浴室装置、浴霸”商品与上述引证商标核定使用的商品在功能、用途、销售渠道及消费对象等方面均存在密切关联。争议商标若与上述引证商标共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标二至五均已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
　　二、申请人援引2013年《商标法》第三十二条主张争议商标损害其在先商号权。对此，我局认为，依据2013年《商标法》第三十二条对在先商号权予以保护应当符合系争商标与在先商号相同或基本相同为条件。在本案中，争议商标与申请人商号并非相同或基本相同，难以认定争议商标的申请注册构成了对申请人主张的在先商号权的损害。因此，申请人该项理由我局不予支持。
　　三、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项主要是指容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认以及有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认或有害于社会主义道德风尚、有其他不良影响，因此，争议商标未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项所指情形。
　　四、申请人主张被申请人的商标注册行为扰乱了商标注册管理秩序，争议商标的注册构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。对此我局认为，首先，争议商标与申请人在先注册、使用并具有一定知名度的“西蒙”商标在文字构成、呼叫等方面较为相近，且指定使用在与申请人主营商品密切相关的商品上，难谓巧合。其次，根据查明事实5显示，被申请人名下的七件商标均与其他知名品牌相近似；根据查明事实6显示，争议商标原注册人也存在大量注册商标的情形，已被我局认定其商标注册行为具有不正当抢注和囤积注册商标以营利的目的。综合考虑上述因素，被申请人受让争议商标的行为亦难谓善意。在被申请人并未对争议商标的合理来源进行充分答辩及举证的情况下，我局合理认为，被申请人的商标注册及受让行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。因此，本案宜认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
　　2019年《商标法》第四条第一款关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定属于2019年《商标法》新增加的条款内容，根据法不溯及既往原则，申请人关于被申请人申请注册争议商标构成该情形的主张不能成立。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:管潇
王小源
李颖雪

2022年03月07日