关于第34272436号“利休汴京茶寮”商标不予注册复审决定书

关于第34272436号“利休汴京茶寮”商标

不予注册复审决定书

商评字[2022]第0000071575号

申请人：张军
　　委托代理人：江苏为度知识产权服务有限公司
　　原异议人：汴京一人有限公司
　　委托代理人：北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司
　　
　　申请人不服我局(2020)商标异字第0000118336号不予注册决定，于2020年12月08日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
　　原异议人主要异议理由：一、原异议人的“汴京茶寮”品牌在相关公众中具有较高的知名度。被异议商标与原异议人在先使用的第26497612号“汴京茶寮”商标（以下称引证商标）构成使用在类似服务上的近似商标，属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响商标的行为；二、“汴京”作为原异议人的企业商号已具有较高知名度。被异议商标与原异议人在先著作权作品构成实质性近似，故被异议商标侵犯了原异议人的企业商号权、在先著作权；三、申请人恶意注册被异议商标系“傍名牌”，其行为造成市场混乱，扰乱市场经济秩序，产生不良影响。综上，依据《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项、第三十二条及《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条、第六条、第九条的相关规定，请求对被异议商标不予核准注册。
　　原异议人在异议阶段提交了在先商标注册信息、作品登记证书、商标宣传图片及报道截图、协议书等的复印件作为证据。
　　申请人在异议程序中提交了答辩意见。
　　不予注册决定认为，原异议人引证在先注册的引证商标核定使用于第43类流动饮食供应、茶馆、餐厅等服务上。被异议商标完整包含原异议人引证商标“汴京茶寮”，若并存使用易使消费者误认为被异议商标是原异议人的系列商标或者双方存在某种特定联系，因此被异议商标与原异议人引证商标构成近似商标。被异议商标指定使用服务咖啡馆、自助餐厅、餐厅、饭店、餐馆、快餐馆、酒吧服务、茶馆等与原异议人引证商标核定使用服务的目的、内容、方式、对象等相近，属于类似服务，被异议商标注册使用于上述类似服务上易造成消费者混淆。被异议商标指定使用的其他服务与引证商标核定使用服务不属于类似服务，被异议商标注册使用在非类似服务上应不会造成消费者混淆。原异议人称被异议商标的申请注册损害其著作权和商号权，以及被异议商标的注册使用易产生不良社会影响缺乏事实依据，我局不予支持。依据《商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，我局决定：被异议商标在餐馆、咖啡馆、自助餐厅、餐厅、饭店、酒吧服务、快餐馆、茶馆服务上不予注册，在其余服务上准予注册。
　　申请人复审的主要理由：2016年7月申请人开始筹备创立“汴京茶寮”茶饮品牌，2017年申请人授权南京千利休餐饮管理有限公司使用该商标。随着“汴京茶寮”知名度的提高，市场上出现大量仿冒的店铺，申请人通过司法途径维权，在先判决书中，“汴京茶寮”被认定为具有一定影响的服务名称予以保护。申请人在先使用“汴京茶寮”商标后，原异议人申请注册了引证商标及第33163212号商标，南京千利休餐饮管理有限公司已对上述商标提出异议申请，恳请暂缓审理。原异议人商标不以使用为目的，具有抢注商标的主观意图。被异议商标与引证商标未构成近似商标。原异议人申请“汴京茶寮”商标系对申请人在先使用商标的抢注。综上，请求对被异议商标予以核准注册。
　　申请人向我局提交了商标使用许可协议、商标使用保全证据公证书、在先判决书、相关照片、协议书、网络平台截图、引证商标公告信息等的复印件作为证据。
　　原异议人在规定期限内向我局提交了意见
　　经复审查明:1. 被异议商标由申请人于2018年10月25日提出注册申请，指定使用在第43类餐厅、咖啡馆等服务上，2019年4月27日经初步审定并公告，原异议人于异议期内提出异议申请，2020年11月2日我局作出(2020)商标异字第0000118336号不予注册的决定。
　　2. 引证商标由原异议人于2017年9月19日申请注册，2020年5月13日初步审定公告，后在异议程序中经我局审理作出的（2021）商标异字第0000135546号异议决定书准予注册，该决定现已生效，注册公告刊登在2021年12月14日第1771期《商标公告》上，核定使用在第43类餐厅、咖啡馆等服务上，现为原异议人名下有效注册商标。
　　以上事实有商标档案为证。
　　我局认为，被异议商标在烹饪设备出租、活动房屋出租服务上的注册申请已经我局准予注册，不再属于本案的审理范围。
　　《商标法》第九条属于总则性条款，《民法通则》与《反不正当竞争法》的规定已在《商标法》中有所体现，我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由，以及异议决定，本案审理如下：
　　一、不予注册复审案件的审理范围应以当事人提出的具体理由为主。原异议人主张被异议商标与引证商标构成使用在类似服务上的近似商标，且根据根据查明事实1、2，引证商标的初步审定日期晚于被异议商标的申请注册日期，故原异议人上述主张应属于《商标法》第三十一条的调整范畴，我局予以审理。
　　被异议商标核定使用的餐厅、咖啡馆等服务与引证商标核定使用的餐厅、咖啡馆等服务属于同一种或类似服务。被异议商标“利休汴京茶寮”完整包含引证商标“汴京茶寮”，且整体未形成可相区分的特殊含义，故已构成近似标识。被异议商标与引证商标若共同使用在上述类似服务上，易使相关公众对服务来源产生混淆、误认，已构成《商标法》第三十一条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。申请人提交的在案证据尚不足以证明被异议商标经过使用产生了可与引证商标相区分的显著特征。
　　二、关于被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利（商号权、著作权）”、“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
　　《著作权法》保护的是作品的整体表现形式而非文字构成，被异议商标与原异议人的“汴京茶寮”美术作品标识在设计风格、表现形式上未构成实质性近似。故被异议商标未构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利（著作权）”之情形。
　　商标与商号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同，因此，在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时，通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中，被异议商标与原异议人主张的“汴京”商号未构成相同或基本相同，被异议商标的申请注册应不致使相关公众混淆而损害申请人的企业商号权益。故被异议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利（商号权）”之情形。
　　《商标法》第三十二条有关不正当抢注的规定是对在系争商标申请注册日之前，已经使用在相同或类似商品上并有一定影响的未注册商标的保护。鉴于原异议人已取得引证商标注册，我局亦已判定被异议商标与原异议人引证商标构成使用在类似服务上的近似商标，故我局不再适用《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”予以审理。
　　三、关于被异议商标的注册是否违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
　　《商标法》第十条第一款第（八）项所称的不良影响是指系争商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。被异议商标不属于上述情形，我局对原异议人该项主张不予支持。
　　综上，申请人所提复审理由不成立。
　　依照《商标法》第三十一条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
　　被异议商标在复审服务上不予核准注册。
　　申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:高源
李焱
孙红

2022年03月03日